试论依职权审查中证据的适度调整

　　【弁言小序】

　　在专利审查实践中，专利文献证据作为对比文件时，通常会选取其权利要求书、说明书发明内容或实施例的技术方案作为涉案申请最接近的现有技术，因为对比文件的这些部分通常记载了与涉案申请技术领域、技术问题、技术手段、技术效果最为相关的内容。然而，当对比文件的上述部分所记载的技术方案与涉案申请技术方案差异较大，甚至技术构思完全不同，但对比文件背景技术部分记载的引证文件的技术信息与涉案申请的技术方案更接近时，是否可以将最接近的现有技术由驳回决定引用对比文件的其他部分，如发明内容或具体实施方式，变更为对比文件背景技术记载的引证文件？这种变更是否符合《专利审查指南》第四部分第二章第4.1节规定的复审程序中合议组可以“适度调整”证据的使用方式？如果符合，引证文件的引用范围是否存在限制？本文基于一件真实的复审案例，对上述问题进行探讨。

　　【理念阐述】

　　2023版《专利审查指南》对复审程序中的依职权审查作了修改，其中在《专利审查指南》第四部分第二章第4.1节关于复审请求审查的理由和证据的审查中将可以依职权审查的情形由原来的两种调整为四种，并增加了“对于与驳回决定指出缺陷相关的证据，合议组可以适度调整其使用方式，例如，在驳回决定依据的证据基础上变更最接近的现有技术或缺省其中的某份证据”的规定。那么在确定最接近的现有技术时，合议组放弃驳回决定中引用的对比文件的权利要求书、发明内容或实施例的技术方案，而将对比文件说明书背景技术中所记载的引证文件的技术方案变更为最接近的现有技术，是否符合上述证据使用方式的“适度调整”的规定？

　　对此，本文认为，判断上述改变证据的使用方式是否符合证据使用方式的“适度调整”，应重点考虑引用内容的变更是否超出当事人的合理预期。专利法实施细则第二十条中规定了说明书的组成部分，亦即说明书应当包括技术领域、背景技术、发明内容、附图说明和具体实施方式。《专利审查指南》第二部分第二章第2.2.3节进一步规定，发明或者实用新型说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且尽可能引证反映这些背景技术的文件。上述规定明确了背景技术公开的引证文件的技术方案属于说明书公开内容的一部分，还明确了对引证文件的基本要求，即引证文件本身通常应当是与对比文件的发明内容部分具有较强关联性的现有技术。作为背景技术的引证文件，其中披露的技术内容通常属于本领域知晓的技术信息。如果引证文件内容与对比文件发明内容的技术方案密切相关，申请人在阅读对比文件时容易注意到该部分内容，则依职权将对比文件背景技术部分记载的引证文件内容变更为最接近的现有技术不会超出当事人的合理预期，符合《专利审查指南》有关证据使用方式的“适度调整”的规定。

　　在上述变更符合“适度调整”的基础上，值得进一步探讨的是，是否允许将背景技术中没有明确记载的引证文件其他部分内容变更为最接近的现有技术？《专利审查指南》第二部分第二章第2.2.3节还规定，如果引证文件满足形式、时间和来源要求，则认为说明书中记载了所引证文件中的内容。更进一步，该章第2.2.6节还规定：“应当注意的是，为了方便专利审查，也为了帮助公众更直接地理解发明或者实用新型，对于那些就满足专利法第二十六条第三款的要求而言必不可少的内容，不能采用引证其他文件的方式撰写，而应当将其具体内容写入说明书。”基于此能否认为，只要背景技术中的引证文件满足了上述要求，即认为专利文献公开了该引证文件的全部内容，而不仅是局限于背景技术中明确记载的引证文献的内容呢？对此，本文认为，上述规定是从本领域技术人员在阅读专利文献的基础上能否实现发明的角度考虑，此时阅读者通常会阅读整篇专利文献，必要时包括其中引证文件。但将该专利文献作为对比文件使用时，作为阅读者的申请人通常仅阅读其中被引用作为对比对象的内容，并不必然阅读专利文献的全部内容。因此，应当慎重将最接近现有技术从专利文献的其他内容变更为背景技术未明确记载的引证文件内容，通常应当以其明确记载于对比文件中的具体内容为准，而不宜进一步扩大变更范围，否则可能会导致超出申请人的合理预期。

　　【案例演绎】

　　在某专利申请复审案件中，涉案申请发明名称为“一种一步法制备邻苯二甲腈基多孔碳材料的方法及其应用”。权利要求1主要限定了一种以邻苯二甲腈为有机碳源，与固化剂、活化剂一步高温活化制备多孔碳材料的方法，具体如下：

　　“1.一种一步法制备邻苯二甲腈基多孔碳材料的方法，其特征在于，步骤如下：

　　（1）将邻苯二甲腈：固化剂：活化剂按照质量比1:0.5-10:0.1-10混合均匀，放入刚玉方舟中，在惰性气体氛围中高温活化1小时至6小时；

　　（2）然后依次用稀酸酸洗除去多余的活化剂、再用去离子水洗至中性，最后放在真空烘箱中干燥24小时即得到邻苯二甲腈基多孔碳材料；

　　所述邻苯二甲腈为下式（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）；

　　……

　　所述固化剂为氯化锌、三氯化铝……；

　　所述的活化剂为KOH、NaOH……。”

　　驳回决定采用对比文件1、2结合的方式评述权利要求1不具备创造性。经比较，对比文件1发明内容部分的技术方案涉及以水溶性高分子为碳源先预反应后高温碳化活化的两步法来制备高纯度多孔碳的技术方案，与本申请固相一步法的技术构思差异较大。经核实，对比文件1发明内容部分仅有一种技术方案，涉及有限的几个优选实施例，并指出其解决了背景技术中采用强碱活化剂导致的设备腐蚀、环境污染等问题。合议组在查阅对比文件1背景技术后发现，多孔碳材料通常以高分子材料为前驱体经物理或化学活化、碳化后制备，该背景技术记载了2篇引证文件，分别涉及“KOH、NaOH活化”和“模板工艺”制备多孔碳的方法，其中的“KOH、NaOH活化”涉及“中国专利CN1807235A”，其公开了“将粉碎的酚醛树脂颗粒与固化剂、活化剂KOH混合研磨，然后在惰性气氛下炭化，后续经过水洗、酸洗，最后水洗至中性，干燥后得到高比表面积炭材料”的技术方案。显然，上述技术方案公开了一步法制备多孔碳，与本申请的技术构思更为接近。因此在确定最接近的现有技术时，合议组认为，虽然引证文件的技术方案位于背景技术部分，且明确了使用强碱活化的弊端，但背景技术所记载的引证文件的技术方案仍属于说明书公开内容的一部分，强碱活化的弊端并不足以阻碍本领域技术人员以其为基础进行改进，且复审请求人在阅读对比文件1所要解决的背景技术的缺陷时，显然也能够关注与其发明内容相关的背景技术中引证文件中的相关记载。综合以上考虑，将其依职权变更为最接近的现有技术，并不会超出复审请求人的合理预期。

　　由于对比文件1的背景技术部分所记载的引证文件的技术方案并不全面，其方法中所涉及的工艺参数，例如原料用量比例、反应温度和时间等并未明确记载于对比文件1中。因此在以引证文件作为最接近的现有技术时，其引证文件的引用范围是引证文件的全部内容还是部分内容？抑或仅限于对比文件1背景技术部分有限的记载？对此，合议组查阅了关于引证文件的公开内容的相关规定，具体参见前文。合议组认为，一方面，根据复审程序的救济属性，合议组应仅对实审阶段使用过的证据进行相关审查，依职权也仅可引入公知常识性证据。据此，在该份引证文献不属于公知常识性证据的情况下，合议组不宜将引证文件作为单独的证据纳入到合议组审查范畴内，但可以将其视为对比文件公开内容的组成部分。另一方面，就引证文件的“内容”而言，由于引证文件通常可能包含多个主题的多个技术方案，若认为对比文件1背景技术引用了引证文件的全部内容，则可能会引入与背景技术明确记载内容不相关的技术主题，这样显然是不合理的，超出当事人的合理预期。基于此，本案合议组最终仅引用了对比文件1背景技术中明确记载的技术方案作为最接近的现有技术发出复审通知书，将依职权变更最接近的现有技术的相关事项向当事人予以说明，降低了当事人后续对有关听证程序或依职权审查尺度的可能质疑，提高了审查意见的说服力。此案最终视撤结案，也从侧面佐证了合议组对本案采用这种处理方式的合理性。

　　本案中，合议组全面剖析了对比文件的背景技术部分所记载的引证文件的技术方案的证据属性和功能定位，充分考虑当事人的合理预期后，依职权将其变更为最接近的现有技术。同时，应当基于文字记载和技术内容仅将引证文件的必要部分引入，而不宜过度引入其他未记载于对比文件中的内容，以避免超出当事人的合理预期。本案中最接近的现有技术的变更符合“适度调整”的相关原则，兼顾了程序公正和效率优先，提升了审查效能。（陈胜尧 曹旭 付继光 作者单位：国家知识产权局专利局复审和无效审理部）