回归商标保护初心树立商标布局意识

　　近日，最高人民法院发布“东风”案再审判决书，认定“东风”定牌加工不构成商标侵权。该案判决公布后，引发业界热议。

　　在笔者看来，再审判决回归到商标保护的初心，即强调商标的本质属性在于其识别性，商标保护在于避免导致相关公众的混淆误认，要以商标的识别功能或区分功能作为侵权判断的基础。同时，再审判决充分考虑到有关加工贸易的司法政策，做到知识产权保护与实际国情、发展需求相匹配，合理平衡权利人利益、他人合法权益和社会公共利益。

　　2015年，最高人民法院在“PRETUL”案中，以“不能被认定为商标意义上的使用行为”为由排除了定牌加工行为构成商标侵权。此后，“PRETUL”案的判决理由被广泛采纳，与此同时，其也引发诸多质疑。比如，我国商标法中对于“商标意义上的使用”并无明确界定，能否以此作为统一的排除侵权理由？再如，最高人民法院评选的“2015中国法院50件典型知识产权案例”中，“PRETUL”案和江苏省高级人民法院审理的“东风”案同时入选。两个做出相反认定的案件一起被列入当年的典型案例，本身就说明最高人民法院并不持有以“PRETUL”案为样本对定牌加工行为一律排除侵权认定的态度。

　　在“东风”案再审判决中，最高人民法院首先指出，不用于识别或区分来源的商标使用行为，一般来讲不构成商标法意义上的侵权行为。判决没有停留在以不构成“商标意义上的使用”为由排除定牌加工行为构成商标侵权，而是继续对常佳公司在接受委托，以及面对权属争议等从事定牌加工业务整个过程中是否履行“合理注意义务”进行论证，在此基础上，认为常佳公司已经适当履行了审慎适当的注意义务，进而作出不构成商标侵权的认定。

　　其次，最高人民法院没有简单判断定牌加工给商标权人造成“实质性损害”，而是在经济发展全球化程度不断加深，国际贸易分工与经贸合作日益紧密的大背景下，对特定时期、特定市场的交易形式进行具体分析，以此认为常佳公司从事定牌加工业务对上柴公司在印度尼西亚境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并未造成实质影响，进而作出不构成商标侵权的认定。

　　笔者认为，“东风”案再审判决对国内企业如何避免商标侵权纠纷，如何开拓国际市场亦有一定的启示作用。对于从事定牌加工业务的企业而言，首先，要确保所有定牌加工产品用于出口，不在中国境内销售，不会接触到国内消费者；其次，要做到合法委托、手续完备，在接受委托前应该对产品所涉及的商标、专利等知识产权状况进行必要的了解和审查，要求委托方提供相关证明文件，也可以利用知识产权海关保护备案系统进行查询。需要指出的是，对加工企业的审查注意义务应该以必要为限，即只要加工方审查了委托方的合法资质和商标权属证明，了解了委托方的商标权利状态，就属于履行了必要的审查注意义务，而不应要求加工企业审查委托方取得商标的合法性和正当性等问题。

　　对于希望开拓国际市场的企业而言，应如何避免商标侵权纠纷？笔者建议，首先，要树立商标布局意识，针对国外目标市场，及时进行商标布局；其次，针对所持商标在目标国已经被在先注册或被抢注的情况，要积极寻求通过谈判、律师警告函、诉讼等途径加以解决。如果确实无法获得商标权，可以尝试注册新商标。

　　综上，笔者认为，“东风”案再审判决让定牌加工的商标侵权判断回归到商标保护的初心，而不是通过给国内加工企业强加过于沉重的审查义务，来解决国内企业在国外的商标注册和权属争议问题。（作者：何隽）