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专利行政诉讼的方向性失误--努力证明创造性

来源：思博网发布时间：2016-11-09 点击量：

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有一句话，叫做“方向比努力更重要”。方向错了，再怎么努力也是白费劲；方向偏了，再怎么努力也是“事倍功半”。

【思博知识产权资讯】在专利业务中，“方向也比努力重要”。由于专利业务涉及程序多，包括在专利审查程序、复审程序、无效宣告程序、专利权评价报告复议程序、专利侵权一审程序、专利侵权二审程序、专利侵权再审程序、专利行政诉讼一审程序、专利行政诉讼二审程序、专利行政诉讼再审程序。每个程序有其要解决的重点问题，针对要解决的重点问题不同，律师及当事人努力的方向当然也要有所区别了。

专利侵权诉讼基本流程图

在相应的阶段，如果努力的方向偏离该阶段的重点问题，轻者“事倍功半”，重者“南辕北辙”。

案例一：专利行政诉讼关注创造性

在一件专利行政诉讼案件中，在专利权人委托专利天下处理之前，专利权人（也是发明人）对专利法及专利涉及的技术研究了很久很久；针对无效宣告程序中涉及的证据，专利权人提供给专利天下的一份长达28页的分析文件；在该分析文件中，专利权人围绕专利新颖性和创造性问题，从各个方面进行了详细分析。

专利天下对着专利权人，只能呵呵了。

在专利行政诉讼中，虽然解决的是专利复审委员会对涉及专利创造性的问题；但专利行政诉讼中，审理法院才不管无效程序中提出的12份证据，更不关心12份证据涉及的具体技术及技术细节；从某种意义上讲，审理法院对于涉及专利是否具有创造性，是否符合专利法的规定也并不关心。

法院只关心一件事：就是“无效决定书是否合法”。

如果律师或者专利权人还沉醉于无效宣告程序中新颖性或创造性问题，至少属于“事倍功半”的情形；不仅该翻案的未翻案，不该翻案的当然也不会翻案。

这个案例告诉我们，了解专利业务中每个程序中的重点问题，针对该重点问题进行努力，才能解决问题，达到“事半功倍”。

案例二：有观点无支撑

在某一专利无效案件中，专利权保护的主题为一种设备，该设备拥有一件动力部件，两个执行部件，一个动力部件驱动两个执行部件。而对比文件中公开的技术方案中，有两个动力部件，二个执行部件，两个动力部件分别与两个执行部件一一对应并驱动执行部件进行工作；根据此案无效宣告决定，最终基于不具有创造性宣告该专利全部无效。

通过查看该无效宣告决定书，专利权方可能从直觉上认为本专利与对比文件不同，其具体理由也仅从两个方面分析：一是从最终功能效果上，论述二者不同，二是从具体产品上分析二者的区别。殊不知，这两个方面均与技术方案的创造性无关。专利权方的努力也属于“事倍功半”。

专利天下认为：如果能从技术方案本身展开论述，并基于技术方案的技术特征上分析二者的区别，结果还是不一定的！

如上所述，在专利业务中，专利权创造性是一个核心且关键的问题。而创造性问题的关键在于“非显而易见性”。不可否认，“非显而易见性”是一个主观性问题，虽然专利审查指南明确规定以“三步法”为主要的判断方式，还规定了一系列的辅助判断方法，但也无法使“非显而易见性”更加主观。因此，在涉及“非显而易见性”判断时，仅仅提出“非显而易见”或“显而易见”，双方仅争论“是”与“否”的问题，并不能解决问题，也无法改变裁判者的“先入之见”。

真正的业务高手可不能仅仅提出“是”或“否”的观点，还要针对“是”或“否”找出支撑，甚至要通过“铺垫”、“烘托”、“突破口”或其他方式改变裁判者的“先入之见”；在专利业务中，还有一个特殊之外，就是专利涉及的问题很多属于技术问题，而裁判者并不属于本领域的技术人员，让裁判者明白本领域技术人员“自然而然”的常识本身就是一个难题，因此，让裁判者理解技术也是业务高手要考虑的重要问题。

最后，专利天下想说的是，专利业务不同阶段，正确的方向比努力更重要！
仅供参考！

作者：李兆岭
来源：专利天下（PATEENT_SKY）
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