邓志豪｜律师 嘉权专利商标事务所 本文系作者授权发布，转载请征得作者同意并在显著位置注明来源思博网
自2001年中国入世以来，大批洋品牌争相涌入中国，由于中国的商标保护制度遵循注册在先原则[1]，洋品牌在进入中国市场时存在一道天然的门槛：其品牌必须在中国获得商标注册保护。但是，由于中外商标制度、文化差异等原因，外国申请人在中国商标确权过程中往往存在一些误区，稍不注意则很容易使自己陷入被动的局面，轻则耽误了商业计划的实施，重则被迫退出中国市场。
笔者根据长期的商标代理工作中之所见所闻，挑选其中部分典型案例作为载体，尝试分析这些误区形成的原因及应对建议，由于样本采集的基数具有一定的局限性，结论难免以偏概全，仅供各位参考。
误区一：商标组成元素缺乏显著性
让我们先来看几个案例[2]（图一）：
以上案例的当事人虽然国籍不同，但有一个共同的偏好：偏爱使用本行业（产品）的通用名称、功能特点作为商标的组成元素，由于这些商标在其本国已经获准注册，甚至已经经过长期使用获得一定的知名度，申请人在进入中国时往往不愿轻易对商标组成元素作出修改。因此，注册申请提交后，不可避免地遭到中国商标局的驳回。
关于注册商标显著性的要求，《商标法》第十一条[3]有明确规定，外国申请人在中国递交商标注册以前即应要求商标代理人对商标的显著性进行审核，如发现拟注册的商标缺乏显著性，可采取如下应对措施：第一，对商标图样作出适当修改，例如对英文的首字母做一些特别的设计、使用缩写、更换部分字母等。第二，如果该商标已经在中国大量使用，注意保留相关使用证据，在后续的驳回复审程序中提交证据证明该商标已经经过大量使用获得显著性。
误区二：指定商品/服务项目不规范，且范围过窄
误区二实际上包含了两个问题：
其一，关于商品不规范的问题，即申请人在提交商标注册申请时选定的商品或服务项目不是《类似商品和服务区分表》中所列明的，这可能导致多重不利后果[4]：
1、注册申请无法以电子方式提交，导致提交需时被迫延长；
2、注册申请提交后，通常会收到商标局的补正通知，被要求修改商品描述，即便以最快的速度按要求修改后顺利获得受理，也将多花近两个月的时间；
3、如在收到商标局的补正通知后坚持不修改商品名称，则极有可能收到商标局的不予受理通知书。
因此，使用不规范的商品或服务名称可以说是有百害而无一利的，建议外国申请人在中国提交商标注册申请以前，要求中方代理人对不规范的商品进行同义或近义翻译和转换，尽量不要超出《类似商品和服务区分表》的范围。如果实在是情况特殊，在区分表中无法找到内容相近的商品或服务名称，也要在补正程序中作出合理说明，以免遭遇不予受理的尴尬。
其二，关于商品范围过窄的问题。在一些奉行使用在先原则的国家，注册商标指定的商品如果没有实际投入使用，是不允许继续保留的。因此，很多外国商标权人在其本国的注册申请中仅会指定一两项商品，甚至会使用限定词汇进一步限定该商品的实际使用领域。这样的商品描述如果原封不动地照搬到中国的商标注册申请中，一方面容易出现上文所述的商品不规范的问题，另一方面，也会出现覆盖范围过窄的问题。实践中，仅指定一两项商品的商标注册申请出现冲突引证商标的几率较低，更容易注册成功，但是商标注册成以后，尤其是该商标在中国市场获得一定知名度及影响力之后，各类别的抢注必将接踵而至，外方不得不花费大量的时间、精力、金钱去清理这些恶意抢注的商标，结果往往得不偿失。
笔者认为，中国奉行的是注册在先为原则商标制度，外国商标申请人在提交商标注册时，不应仅限于其本国注册指定商品项目，而应着眼长远，指定的商品及服务清单应当覆盖将来有可能从事的全部业务范围及与之关联的商品和服务类别，以免他人有可乘之机。
误区三：把拼音当成英文看
一般而言，知名度较高的品牌遭遇抢注的可能性也较高，因此，一些大公司非常热衷于对与自己核心品牌近似商标的初审公告进行监控，积极地通过商标异议程序阻止他人的商标注册，以达到维护自身品牌价值不至外流的目的。
进行商标监控本来无可厚非，但是有些外国申请人喜欢将自己的监控结果反馈给中国代理人，向其咨询异议的可行性。由于文化差异的原因，也许在中国人眼中根本不会构成近似的两个商标，外国人却认为已经构成高度近似，例如（图二）[5]：
以上案例反映了一个共同的问题：外国人（包括申请人和代理人）对拼音基本没有概念，按照中国人的阅读习惯，在中文及拼音组合而成的商标中，拼音部分应当视为中文部分的发音的标注，其核心识别部分应为中文。尤其值得一提的是，中文中有很多同音字，仍以上表为例，按照中国人的判断标准，如果他人在相同商品上申请注册“咖蓝西+KALANXI”，也不会被认定为与“卡兰西+KALANXI”构成近似，即便两者的拼音部分完全相同[6]。
关于以上误区的解决方案，笔者的建议是，对于同时含有中文和英文（拼音）的监控结果，外方应充分听取中方代理人的意见，如果确为拼音，且中方代理人认为两者不构成近似，外方可放心听从中方代理人的意见，放弃提出异议。
误区四：不注意保留有效的使用证据
虽然中国遵循注册在先原则，但在驳回复审、异议、无效宣告、撤销三年不使用等程序中，均有可能需要提供相应的使用证据证明商标的使用状况。
实践中，外方当事人在提供使用证据时存在两种典型的情况：一种是基本提供不出来任何使用证据，其可能导致的不良后果显而易见，在此不展开解释；另一种是虽然可以提供大量的证据，但大多为无效证据，例如相关证据产生于中国大陆地区以外，或者相关证据虽为一些在中国大陆地区拍摄的照片，但照片上没有显示拍摄的时间、地点、申请人名称、涉案商标图样或指定商品等关键信息。
外国申请人往往对第二种情况表示难以理解，他们认为，我们都已经提交了这么多证据了，为什么相关请求还是得不到支持？其实，使用证据的重点不在多，而是在于是否有效。下面以《商标法》第三十二条[7]后半段的“已经使用并有一定影响”中关于使用证据的要求举例说明什么是有效的使用证据。
从条文上来逐字理解可知，“已经使用”是指证据的产生时间必须是在系争商标申请日以前，产生的地点虽然没有明文规定，但从商标权固有的地域性可知，“产生于中国大陆地区”是一个隐含的前提，“并有一定影响”是指使用的时间跨度和空间跨度已经达到较为广泛的程度，即相关的证据产生于连续的、不同的年份，以证明时间的跨度较长，产生的地点分布在中国境内多个不同的省市，以证明空间的跨度较广。
从以上字面剖析可知，一份有效的商标使用证据，必须能够明确显示产生的时间、地点等重要信息，同时还要满足法律条文对时间和地点的特定要求。另外，为了满足证据的关联性，相关证据上还必须显示申请人的名称、商标的图样及指定的商品或服务的名称等信息。实践中，单一证据同时包含以上各要素的情形并不多见，因此，申请人往往需要提供商标使用过程中的多个载体共同组成相互印证的证据链才能达到使审查员或法官采信的证明标准，常见的商标使用证据通常包括以下内容[8]：
商标使用在指定商品上的具体表现形式有：
（1）采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上；
（2）商标使用在与商品销售有联系的交易文书上，包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上；
（3）商标使用在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传；
（4）商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料；
（5）其他符合法律规定的商标使用形式。
商标使用在指定服务上的具体表现形式有：
（1）商标直接使用于服务场所，包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上；
（2）商标使用于和服务有联系的文件资料上，如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明等；
商品商标使用证据中的（3）、（4）、（5）项同样适用于服务商标。
最后，从证明力的大小来看，能够为第三方印证的发票、商品进出口检验检疫证明、报关单、媒体广告等比申请人单方出具的商品包装、宣传册等证据的证明力更强，申请人应当尽量提供证明力较强的证据。
小结
商标权属于工业产权，具有地域性，不同国家的商标制度或多或少会有些差异。从上文可看出，由于中外商标制度固有的差异，洋品牌在进入中国时遇到“水土不服”的情况不可避免，实际上，外国申请人在中国商标确权程序中陷入的误区远不止以上几种。
为了使自己的品牌能够快速、有效地在中国实现注册保护，外国申请人应在商标确权程序的初始咨询阶段即听从中方商标代理人的建议，按照中国法律的规定及认定标准适当调整自身的商标注册策略，避开各种误区。
注释：
[1] 注册在先原则，是与使用在先原则相对的商标确权制度，在中国，单纯的商标使用不会产生专用权，商标注册是确立商标专用权的唯一方式。
《商标法》第四条 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。
第三十一条 两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。
[2] 分别为第13825305、13595386、13370723号商标注册申请。
[3] 《商标法》第十一条 下列标志不得作为商标注册：
（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；
（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；
（三）其他缺乏显著特征的。
前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。
[4] 《商标法实施条例》第十八条 商标注册的申请日期以商标局收到申请文件的日期为准。
商标注册申请手续齐备、按照规定填写申请文件并缴纳费用的，商标局予以受理并书面通知申请人；申请手续不齐备、未按照规定填写申请文件或者未缴纳费用的，商标局不予受理，书面通知申请人并说明理由。申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定，但是需要补正的，商标局通知申请人予以补正，限其自收到通知之日起30日内，按照指定内容补正并交回商标局。在规定期限内补正并交回商标局的，保留申请日期；期满未补正的或者不按照要求进行补正的，商标局不予受理并书面通知申请人。
[5] 引证商标分别为第G867267、G700271号国际商标，被异议商标分别为第15220267、16129497号商标。
[6] 参考《商标审查及审理标准》第69-71页第15点的但书规定。
[7] 《商标法》第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
[8] 参考《商标审查及审理标准》第132页5.3.2及5.3.3。
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