新人们，我这有份秘籍，告诉你怎样做好权利要求修改

来源：思博网     发布时间：2016-04-18     点击量：

　　作者|刘朗星  深圳中一专利商标事务所  本文系作者授权发布，转载请征得作者同意，并在显著位置注明来源思博网！


　　权利要求书是用来确定专利保护范围的重要法律文件。在专利申请过程中，申请人经常会对权利要求书进行修改。在不同程序下，权利要求书修改的要求也不相同。为了避免混淆权利要求的修改要求，要求的修改予以简要讨论。


　　一、修改总原则


　　《专利法》第33条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”


　　本法条作为权利要求修改的一个最基本的原则，明确规定了所有发明和实用新型的修改的底线：权利要求的修改，不能够超出原说明书和权利要求书记载的范围。任何修改超出原说明书和权利要求书记载范围的修改都是不允许的。


　　二、权利要求书的修改类型


　　根据专利申请文件所处时机的不同，权利要求书的修改类型包括：主动修改、被动修改和依职权修改。其中：


　　主动修改：发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的 ３个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起 ２个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。


　　被动修改：申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当按照通知书的要求进行修改。根据审查程序的不同，可以包括针对授权前或驳回前的审查意见所作的修改、针对复审程序所作的修改、针对无效宣告程序中的修改。


　　依职权修改：国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误，国务院专利行政部门自行修改的，应当通知申请人。


　　除了上述三种修改方式，在实际处理过程中还经常会遇到审查员可自行决定是否接受的修改，这种修改包括：法律规定的主动修改机会以外的时间做出的主动修改，以及在被动修改机会中，不是针对审查意见所作的修改，审查员可依据程序节约原则接受修改，也有权不予接受。


　　三、权利要求书的修改内容


　　从专利申请文件递交，到专利授权或者专利无效，申请人可能需要对专利申请文件中的权利要求进行多次修改。由于不同的时段的具体修改要求也不尽相同，下面对不同时段的修改要求分别进行讨论。


　　1、主动修改


　　发明专利申请包括两个主动修改的时间，即在提出实质审查请求时的时间点，以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月的时间范围。实用新型只有一个主动修改时间范围，即自申请日起2个月内。在主动修改所允许的时间内，可以对申请文件进行多次修改。


　　主动修改的依据是以专利法第三十三条为依据，即不能超出说明书和原权利要求书记载的范围。这是自专利申请文件递交后，对权利要求进行修改的约束条件最少一种修改方式。在审查指南第二部分第八章5.2.2.1列出了符合专利法第33条规定的修改的7种方式。


　　这里提出的“原说明书和权利要求书记载的范围”概念，应当与“权利要求书的保护范围”的概念相区分。在实际的修改过程中，可能会出现修改扩大了“权利要求书的保护范围”，但并没有超过“原说明书和权利要求书记载的范围”的情形，比如在说明书中记载了比权利要求书的保护范围更大的技术方案。


　　2、针对授权前或驳回前的审查意见所作的修改


　　针对授权前或驳回前的审查意见所作的修改是指申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后，对专利申请文件所进行的修改。


　　与主动修改依据的区别点在于，除了专利法第三十三条的约束，还包括：应当针对通知书指出的缺陷进行修改。没有针对通知书指出的缺陷修改导致权利要求保护范围扩大、保护范围改变都是不允许的。


　　在审查指出第二部分第八章5.2.1.3中列出了不予接受的几种情形，包括：


　　1.1）主动对技术特征删除、改变，导致扩大了独立权利要求请求保护的范围；


　　1.2）主动修改权利要求主题，修改后的主题与原来要求保护的主题缺乏单一性；


　　1.3）主动增加原权利要求中没有出现过的独立权利要求、从属权利要求。


　　上述三种修改方式，虽然没有超过原说明书和权利要求书的范围，由于修改并不是针对通知书指出的缺陷所作的修改，因而审查员也不予接受，不属于针对授权前或驳回前的审查意见所作的修改。


　　3、针对复审程序所作的修改


　　针对复审所作的修改，应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。和针对授权前或驳回前的审查意见所作的修改方式相比，存在如下区别：


　　1）、修改后保护范围的比较基础发生改变，针对授权前或驳回前的审查意见所作的修改后的权利要求，不能超过原始权利要求的保护范围，针对复审程序所作的修改后的权利要求，不能超过驳回决定针对的权利要求的保护范围；


　　2）、修改的约束条件不同：针对授权前或驳回前的审查意见所作的修改是针对审查意见指出的缺陷，针对复审程序所作的修改是针对驳回或者合议组指出的缺陷。


　　在审查指南第四部分第二章列举了不符合复审修改规定的情形：


　　1.1）修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围；


　　1.2）将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺少单一性的技术方案作为修改后的权利要求；


　　1.3）改变权利要求的类型或者增加权利要求；


　　1.4）针对权利要求进行修改，修改的权利要求未涉及驳回缺陷。


　　上述修改由于不是针对驳回决定或者合议组指出的缺陷，因而修改方式不予接受。


　　4、针对无效宣告程序中的修改


　　针对无效宣告程序中的修改，仅限于对权利要求的删除、合并和技术方案的删除。


　　其中，权利要求的删除或者技术方案的删除可以在复审委做出审查决定之前进行，权利要求的合并仅限于下列三种情形的答复期限：针对无效宣告请求书、针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据、以及针对专利复审委员引入的请求人未提及的无效理由或证据。


　　和针对复审程序所作的修改相比，存在如下区别：


　　1）、改后保护范围的比较基础发生改变，针对复审程序所作的修改后的权利要求，不能超过驳回决定针对的权利要求的保护范围，针对无效宣告程序中的修改不得超出授权的权利要求的保护范围；


　　2）、修改的约束条件：针对复审程序的修改的约束条件为针对驳回或者合议组指出的缺陷进行修改，而针对无效宣告程序的修改局限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。


　　四、总结


　　经过上述四种修改程序进行比较分析，笔者绘制了如下关于权利要求修改的对比表：





　　该表中的“方式一”、“方式二”、“方式三”、“方式四”分别指“主动修改”、“针对授权前或驳回前的审查意见所作的修改”、“针对复审程序所作的修改”和“针对无效宣告程序中的修改”。通过上表的比较，我们可以看到，随着一个专利申请的审查程序的改变和推进，对于利要求修改的约束会越来越多，而且对于权利要求修改后的保护范围也只可能越来越小。


　　因此，申请人除了能够清晰的了解不同权利要求修改时机对应的修改准则外，也应当注意到专利申请的权利范围一旦授权或驳回后，将无法在该申请中获取到比授权或驳回决定所针对的权利要求更大的保护范围。专利工作者应当尽可能通过逐步缩小保护范围的方式对权利要求进行修改，为专利申请争取较大的保护范围，从而能够为后续的无效或复审程序提供较大的修改余地，更有效的保护申请人的权益。





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