这家专利流氓起诉了256家你们最爱的时尚购物网站 却最终赔了夫人又折兵 ...

来源：思博网     发布时间：2016-08-22     点击量：

　　闲话少叙，今天要八卦的这家名叫eDekka的NPE可谓近两年圈里风头最劲的，也是跌得最惨的。众所周知，2014年美国最高法院作出了Alice Corp. v. CLS Bank判决，给美国专利诉讼热潮当头浇了一盆冷水，受影响最大的诉讼主体便是NPE。2014年，NPE共发起了2,903件专利诉讼，比2013年下降约22%。


　　但再荒的地里都有起飞的人。eDekka就是在2014年横空出世，以手中唯一一篇专利横扫100多家网络零售商，一跃成为当年发起专利诉讼数量最多的NPE之一。2015年，NPE诉讼形势反弹，eDekka威风不减，又将100多家网站送上了被告席。截至目前，eDekka LLC发起的专利诉讼已达252起。

　　2015年诉讼最多的10个实体，eDekka名列第一（2015 Patent Dispute Report, Unified Patents）


　　不幸的是，eDekka最终搬起石头砸了自己的脚，不仅唯一的杀手锏专利被判无效，而且还被一向偏爱NPE的东德州地区法院法官判罚赔偿被告律师费，可谓赔了夫人又折兵。

　　一、诉讼

　　eDekka是一家神秘的空壳公司，2013年9月19日注册成立于德克萨斯州东部。2013年9月24日，成立后仅5天，eDekka从原专利权人Hejna手中获得了日后大杀四方的偃月刀，US 6,266,674（以下简称“’674专利”）。

　　’674专利于1992年3月16日递交，2001年7月24日方获得授权。根据1992年实行的美国专利法，专利保护期终止于授权日之后的17年，因此’674专利的法定失效时间是2018年。它的原始申请人及权利人是Donald J. Hejna。Hejna是一名硅谷企业家、发明家，他的公司Enounce Incorporated曾经起诉Apple侵犯其所持有的一项有关不同视频播放速度的专利。

　　’674专利的摘要描述了一种基于标签的结构化组织信息的设备和方法。同时，专利附图中披露了可能的组织方案和设备。’674专利一共有54项权利要求，包含10项独立权利要求；54项权利要求中17项涉及方法，35项涉及设备。


　　经过两个多月的准备，2013年11月，eDekka初试牛刀，起诉了包括Costco Wholesale、Gap、Pizza Hut、Staples、BlackBerry、Macy’s、Apple、Amazon、Samsung、Office Depot等在内的20家支持网络零售的企业，指控其网络零售店的“购物车”功能侵犯了自己的专利权。除Apple、Samsung和Office Depot外，其他被告企业都迅速与eDekka在2014年初达成和解。

　　这些企业的轻易投降助长了eDekka的嚣张气焰，增加了他们对’647专利的极大信心，eDekka于2014年2月、3月、4月发起了130起诉讼，其中仅在2014年4月23日一天就疯狂递交了87份起诉状。因为彼时有传言，国会将通过一项专利法改革法案（patent reform bill），该法案规定将在4月24日之后，要求NPE在起诉书中提供被告侵犯他们的专利权时的执行细节，将对NPE极为不利。不过专利改革法案目前依旧没有通过。2015年，eDekka再接再厉，又将102家企业送上被告席。

　　由于瞄准的是“购物车”功能，因此eDekka的目标被告锁定在消费领域。eDekka的被告席上，从衣食住行到户外健康，从快速时尚到高端奢品，从一饮一啄到宝石明珠，堪称一部美国生活“买买买”指南——被告包括第一夫人米歇尔·奥巴马最爱的平民品牌J. Crew、以学（xiao）院（xian）风（rou）著称的Abercrombie & Fitch、型男必备美国老字号Brooks Brothers、著名钻石珠宝商Tiffany、奢品连锁百货Barneys New York等等。



　　许多被告迅速与eDekka达成和解，但仍有168个案件未决。而坚持到底的这168家被告，最终收获了胜利。


　　二、判决

　　2015年9月21日，Alice判决对美国专利诉讼的冲击日渐消弭。美国“最忙碌的专利法官”、一人独挑美国专利诉讼审判四分之一江山的、对专利权人极为友好的Rodney Gilstrap法官作出Summary Judgment，认定eDekka所持专利无效，不符合美国专利法§101的规定；因此eDekka也无权主张专利侵权。这一决定对当时在积压在他案卷袋上的168个未决案件都生效。

　　为了评价’674专利的有效性，Judge Gilstrap适用了35 U.S.C. §101的规定，以及关于可专利客体的最新案例法。根据35 U.S.C. §101的规定，“any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter”都可以成为专利保护的对象。但是根据最高法院的意见，“laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas”不应被授予专利权。

　　此外，Gilstrap法官还适用了时髦的Alice Corp. v. CLS Bank International，在这个案例中最高法院认定仅在电子设备上实施抽象概念（abstract idea）是不应成为可专利客体的。Alice案例的遗产不仅赋予了法官消灭过度宽泛专利的权利，还赋予了被告在权利要求解释前就终止诉讼的可能，即在诉讼早期提出Rule 12动议（例如 a motion for failure to state a claim），要求评价涉诉专利可专利性。

　　但此前Alice案例在东德州地区法院的适用并不是那么畅通无阻。就在2015年，Gilstrap法官还“发明”了一种被批评为“使被告日子格外难过”的制度，即被告在提出动议要求评价可专利性问题前，必须首先获得法官的允许。因此Gilstrap法官在本案中用到Alice案例，不得不令人惊奇。

　　Alice Test 两步法把 '674专利掀翻

　　Gilstrap法官应用Alice test两步法来评价’674专利的方法权利要求。根据该方法，首先要判断专利权利要求是否涉及非专利客体，比如一种抽象概念。在这一步的调查中，Judge Gilstrap认为’674专利的权利要求1描述了一种在一种数据结构中接收、存储用户输入并将其标记为数据的方法。eDekka认为，因为专利的组织化系统提高了计算机数据提取的速度，因此它的专利不涉及抽象概念。而被告方争辩，’674专利的权利要求仅仅抓住了存储信息的抽象概念。法庭认可了被告的意见，理由是“权利要求的概念代表了一种可以由人类执行的常规任务（the claimed idea represents routine tasks that could be performed by a human）”。

　　Alice test的第二步要求审判者评价权利要求中的要素是否能将权利要求的属性转化为可专利客体。这一步又称为对创造性（inventive concept）的评价。eDekka关于专利“创造性（inventive concept）”的争辩中认为权利要求涉及一种特殊的计算机和用户软件，并且权利要求提高了数据存储的替代方法。法庭没有采纳被告的理论，转而认为权利要求“含糊地影射了基于计算机的活动（vaguely allude to computer-based activity）”并且不含有任何实际的创造性概念。这一点也是对Alice判例的致敬。

　　Gilstrap法官也简明地将’674专利的产品专利丢入废纸堆，因为’674专利的产品专利几乎是方法专利的镜像。


　　判败诉方原告赔偿律师费

　　Gilstrap法官适用§101法条的条分缕析并不是本案唯一的冲击点。法官认定此案为“exceptional”，允许被告根据25 U.S.C. §285向原告索取律师费。这是在最高法院2014年作出Octane Fitness判例之后首个判决败诉方原告赔偿律师费的案例。Gilstrap法官在几份判决书中写道，eDekka的专利清晰地指向不可专利的客体，诉讼当事人没有理由去合理预期能够获得胜利。

　　然而，eDekka不仅没有认识到’674专利内在的薄弱，反而给法庭贡献了相对站不住脚的立论。eDekka递交的大量极为相似的诉讼请求显示了一种激进的策略，即瞄准较低的早期和解费用，以期避免对案件的事实进行审查。尽管法庭不愿意作出如此判决，然而eDekka在本案中已经超过了“exceptionality”的门槛。为此，法官判决eDekka支付被告赔偿费超过39万美元。

　　eDekka的律师曾提出上诉，然而经CAFC许可，最终于2016年3月撤回了上诉。


　　三、评论

　　正如Judge Gilstrap的分析，eDekka的诉讼模式代表了一类很典型的NPE操作方式，即索取较低的赔偿额，利用被告方不愿意走入法庭的心理快速和解。类似’674这样的专利，权利要求保护范围宽泛，很容易寻找到诉讼目标。即使被诉公司产生可专利性的质疑，考虑到美国专利诉讼的巨额时间和金钱成本，也很有可能投降。特别是当NPE将管辖法院选择在东德州地区法院时，由于历史惯例，被告胜诉可能性较低，会促使更多被告选择花钱息事宁人。

　　然而eDekka的案例显示出了东德州地区法院对NPE草率发起专利诉讼的不满。eDekka案给NPE敲响警钟：在滥用诉权时，他们所持有的专利不仅面临被Alice test无效的风险，一旦败诉更可能面临巨额律师费赔偿。eDekka案是否暗示了东德州地区法院对NPE的态度产生变化尚未可知，更多的案例指引，才能全面评价东德州地区法院的导向。

　　参考资料

　　[1] Joe Mullin. East Texas judge throws out 168 patent cases in one fell swoop.

　　http://arstechnica.com/techpolic ... asesinonefellswoop/

　　[2] Joe Mullin. In a first, East Texas judge hits patent troll with attorneys’ fees.

　　http://arstechnica.com/techpolic ... lwithattorneysfees/

　　[3] Joe Mullin. Biggest patent troll of 2014 gives up, drops appeal.

　　http://arstechnica.com/techpolic ... givesupdropsappeal/

　　[4] Brian Gzowski. Back Under the Bridge: Judge Rules Against Prolific Patent Troll.

　　http://btlj.org/2015/10/backunde ... rolificpatenttroll/

　　[5] Vera Ranieri. Judges in Texas Unfairly Impose New Requirements on Patent Defendants.

　　https://www.eff.org/deeplinks/20 ... s-patent-defendants

　　[6] Kevin Penton. Gilstrap Hands Out Fee Awards After Nixing EDekka Patent.

　　http://www.law360.com/articles/7 ... ixing-edekka-patent

　　[7] Lavenue, Lionel M., Menzie, Shaton C., Specht, Kara A. New E.D. Tex. Procedural Hurdle for Early Alice-Based Dispositive Motions.

　　http://www.finnegan.com/zh-CHS/r ... 4-a14e-df31d0d66c69


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