【日本专利新闻速报】看点：介绍日韩修改要件案例研究报告书 ...

来源：思博网     发布时间：2016-08-11     点击量：

　　1、申请实务

　　■ JPO于2016年6月公布了《中日韩修改要件案例研究报告书》【注1】。该报告中记载37个案例，本研究所选择其中一些和申请实务比较相关的案例做一些介绍，以便读者了解日本专利制度的特点和答复 OA 时的某些注意事项。详情请参阅下面的“深泉观察”栏目。

　　■ 据 JPO 官网【注 2】和《日刊工业新闻》的消息【注 3】，从 8 月 1 日开始，JPO 和 USPTO 进一步加强针对发明专利的审查合作，将申请“共同审查”的对象扩大至公开前的申请。上述两专利局的“共同审查合作项目”启动于 2015 年，旨在共享两局的审查成果，以加快审查速度。随着本次合作的强化，发出第一次 OA 的时间实质上可以进一步缩短至少 6 个月（公开 18 个月-主张优先权 12 个月=6 个月）。下图显示了该“共同审查”的流程【注 2】，其他具体的申请手续、注意事项等信息可参考注 2。另外，中国申请人也有机会利用该制度，前提是在美国和日本申请了发明专利并且主张了同样的优先权（或者说，属于同族专利）。顺便说一下，目前 JPO、USPTO 的从请求实审到发出第一次 OA 的时间（2014 年平均值）分别为 9.3 个月、18.1 个月【注 3】。


　　■ 日本和越南的 PPH 试行项目已经于 2016 年 4 月 1 日开始实施 【注 4】。目前，日本已经和 35 个国家/地区的专利局展开了 PPH 合作，其中包括了大多数东盟国家，这 35 局具体如下【注 5】：1五大局中的其他四局：中国（M）、美国（M）、欧洲（M）、韩国（M） 2亚洲8局：新加坡（M）、菲律宾（M）、印尼、马来西亚、泰国、越南、台湾（M）、以色列（M）3非洲1局：埃及 4欧洲18局：英国（M）、德国（M）、俄罗斯（M）、欧亚专利局（M）、北欧专利局、芬兰（M）、瑞典（M）、挪威（M）、冰岛（M）、西班牙（M）、葡萄牙（M）、 奥地利（M）、匈牙利（M）、波兰（M）、丹麦（M）、捷克（M）、罗马尼亚（M）、爱沙尼亚（M） 5美洲 3 局：加拿大（M）、墨西哥（M）、哥伦比亚（M） 6大洋洲 1 局：澳大利亚（M）。

　　上述“（M）”表示同时还可以利用“PPH MOTTAINAI ”（意思是“不浪费的PPH”），主要针对通过普通 PPH 途径无法进行加快的如下 2 种情形【注 6】：


　　对于中国申请人和代理人来说，熟知在哪些国家可以利用 PPH 和“PPH MOTTAINAI ”，有利于在申请之前制定出申请战略，以便在相关国家获得加快审查和较好的结果。

　　■ 近日，JPO 更新了关于提公众意见时，在记载格式等手续方面需要注意的事项【注 7】：在形式上要遵照“特许法实施规则中的模板 20”；对于所提供的外文参考文献中的相关记载，JPO 期望最好能同时提供日文翻译（深泉注：提交翻译文虽然不是义务，但有助于提高审查员参考的可能性）；必要的文字部分，可以加下划线。

　　向 JPO 提公众意见不发生官费。另外，笔者从相关人士处得知，日本审查员很重视公众意见，参考率较高。

　　2、新闻速递

　　■ 据《读卖新闻》报道 【注 8】，日本政府于 7 月 27 日设立了由日本经济界和大学等一把手组成的“促进创新的产学官对话会议”，旨在从根本上加强产学合作研究。日本政府期望在今后 10 年内由企业向大学投资 2000-3000 亿日元（约 120-180 亿人民币），以促进人工智能、尖端材料等领域的创新。

　　据文部科学省的数据显示，目前日本的产学共同研究中，企业投资额度平均每件为 220 万日元（约 13万人民币），但是很多研究成果即使获得了发明专利也未能产业化或促进营业额增加。

　　■ 产业结构审议会的知识产权分委会第 15 次专利制度小委员会于 8 月 3 日举行了会议 【注 9】，日立制作所的户田裕二介绍了日立近年来的知识产权活动由制造产品、申请专利为主的方式向保护商业模式、利用大数据、参与制定标准等模式演变，户田对于“处理知识产权纠纷系统的修改”持谨慎的态度，认为这将诱发专利主张实体的诉讼、阻碍创新，建议对“证据收集手续（特别是制造方法的发明的证据收集）”的法改进行探讨。

　　法政大学的西冈靖之介绍了即将到来的第四次产业革命中，IoT（物联网）商业模式的意义。西冈认为物联网模式对于制造业来说是一次机遇，因为单纯的制造产品仅能获得一次性利益，而企业通过物联网向客户提供服务则可以持续稳定的获得利润。

　　物联网技术和人工智能技术目前被日本社会广泛关注，常常成为讨论的热点。另外，上文提到的“产业结构审议会”是根据《经济产业省设置法》第 6 条设立的行政机关，负责对产业结构相关的、以及国民经济和产业发展相关的重要事项进行调查和审议，例如，2015 法改时增加的特许法第 35 条第 6 款中规定了：经济产业大臣在制定涉及职务发明的某种指南时，需要听取产业结构审议会的意见。

　　■ “2016 年审判实务者研究会第一次会议”于 7 月 25 日举行，参会者除了 JPO 的审判官之外，还有来自产业界、专利代理师、律师的实务派专家【注 10】。日文的“审判”一词除了包括复审和无效宣告程序，还包括中国所没有的“订正审判”、“补正却下不服审判”、“延长登记审判无效审判”等程序。上述研究会开始于 2016 年，最初被称为“创造性讨论会”，后更名为现在的名称。在本次会议之后，将不定期举行分小组分会，并在每年年末总结出报告书，公布于 JPO 官网，感兴趣的可到下面网页查看、下载往年的报告，该报告书的内容丰富、讨论深入，具有很高的参考价值。http://www.jpo.go.jp/shoukai/soshiki/photo_gallery2016072502.htm

　　■ 就“X 诉兴和株式会社等发明专利权纠纷案”二审，日本知识产权高等法院于 7 月 28 日做出判决，认可一审判决中关于“兴和株式会社等的产品未落入涉案专利保护范围内”的判断，驳回上诉人（即 X）的全部请求。本案的涉案发明（日本专利号：特 4778108 号）涉及的是药物的投药剂量的用途发明，该授权专利只有1个权利要求项，如下：

　　【1. 一种梅尼埃病的治疗药物，其特征在于，对成人 1 天以 0.15?0.75g/kg 体重的异山梨醇经口服给药使用（但同时使用相当于异山梨醇 1?30 质量%的多糖的情形除外）】

　　本案的主要争议点在于，这种限定投药剂量的用途发明，其权利范围是是指：仅使用权利要求中所限定的相关用量的用法（限定性理解）；还是在整个的治疗过程中的某一步骤，只要用到该限定性用量，即落入其保护范围（非限定性理解）？

　　对于这一点，二审法院所认可了一审判法院的判断，一审法官的判断标准如下：

　　1 权利要求中并未就这个问题有明确的记载。

　　2 详细参考说明书的相关记载（包括相对于现有技术的效果部分），从而确定权利要求中“对成人 1 天以 0.15?0.75g/kg 体重的异山梨醇经口服给药使用”所指的用量是治疗的最初阶段的给药量，是一个恒定值，与之后医生根据病人的病情、反应等作出的增减剂量无关。

　　3 被告制造了涉案发明的药品，但其使用说明书中记载的“标准用量”是1天使用1.5~2.0mL/kg，因此该用量未落入权利要求的范围。

　　4 被告产品的分包装的用量可以被认为是“标准用量”，因此即使是分包装产品也未落入权利要求的范围。

　　本案对于实务上的启示是：药品生产商对于药品使用说明书或药品申报的资料等中，关于用法、用量的记载要谨慎，即使有更好的用法，也不要随便记载或推荐使用，除非很有自信不会侵犯他人的专利权。


　　3、深泉观察

　　——介绍《日韩修改要件案例研究报告书》

　　■ 内容介绍

　　△ 案例1：发明名称为“临时固定用粘合剂”。原说明书和权利要求中均未记载数值范围，仅记载如下非连续的数值点表格，权利要求中是否允许修改为数值范围？


　　【结论】：

　　JPO 允许；

　　KIPO 允许，因为就本案例的修改而言，对本连续技术人员来说是自明的；SIPO不允许，参见《审查指南第二部分第8章5.2.2.1》。

　　△ 案例2：发明名称为“临时固定用粘合剂”。说明书的原始记载为“该粘合剂合中含有50-80wt%高密度聚乙烯以及可选择性添加的可塑剂”。将划线部分修改为“0-5wt%的可塑剂”的话，是否允许？

　　【结论】：

　　JPO 不允许，但如果可塑剂及其添加浓度属于公知常识且为惯用手段的话，则允许；

　　KIPO 允许，因为就本案例的修改而言，对本领域技术人员来说是自明的；

　　SIPO 不允许，修改超范围，未在原文中直接且明确的记载。

　　△ 案例 3：说明书的实施例 1、实施例 2 中分别记载为“脂类和甘油的比例为 100：10”、“脂类和甘油的比例为100：15”。 以此为根据，在权利要求中加入“脂类和甘油的比例为100：10~15”，是否允许？

　　【结论】：

　　JPO 允许，从原始说明书的整体来看（例如课题、效果等），如果 100：10 和 100：15 可以被认为是连续数值范围的端点的话，则该修改可以被评价为“记载于原始说明书中”，未导入 new matter。KIPO允许，因为就本案例的修改而言，对本连续技术人员来说是自明的；但如果有打破该自明性的理由存在的话（例如在该数值范围内存在特定比例不能达到发明目的），则该修改不被允许。

　　SIPO 不允许，修改超范围，未在原文中直接且明确的记载。

　　【深泉评论：SIPO 的标准过于严格，这种严格的标准对于不熟悉审查指南的一般发明人甚至代理师新人而言，非常不利；仅有利于熟知“撰写游戏规则”的人，他们在实质上并未给社会提供更多技术信息的情况下，仅通过“玩文字游戏”，即可获得成百上千倍的保护范围，这是明显的不公平。

　　专利法的终极目的是鼓励发明创造，还是鼓励发明人等去咬文嚼字“玩文字游戏”，例如“回字有几种写法”？如果是在鼓励后者，那将是一个明显的错误。例如，根据 7 月 1 日 SIPO 公布的《2015 年中国专利调查数据报告》，当申请人被问及“企业保护创新成果方面的局限”时，调查结果如下图所示（这是一道多选题），高达 58%的申请人认为“权利要求保护范围过于局限，容易被人合法绕过”，排在首位。笔者认为这样的调查结果和目前《审查指南》的规定及 SIPO 对指南的解释和运用并非全无关系。《审查指南》中有关修改超范围的具体规定好像是从 EPO 学来的，而这个舶来品并不适合我国当前的国情；由上文中的几个例子可推知，日本和韩国人也认为这类严格的规定不适合他们的国情】


　　△ 案例4：

　　案情如下：


　　三局对于第 2 次修改的判断如下：


　　深泉评论：

　　1. 上述日本特许法 17 条之 2 第 5 款的规定，和其他国家相比是比较特异的，对于针对FinalOA的修改非常苛刻，不熟悉这一点的中国申请人因此吃大亏的不在少数。

　　2. 该法条是在JPO积压了大量待审查的案件的时代出台的，为了加快审查速度，JPO 选择了放弃听证原则，不惜牺牲申请人的利益。

　　3. 但就结果来看，这个法条对于加快日本审查速度贡献很大。JPO将在未来较长一段时间里，稳座“审查速度第一局”的位置。

　　4. 另一方面，日本对于针对非FinalOA的修改，给予了极大的自由度，从这一点来说，申请人的利益在某种程度上得到了补偿；但不熟悉日本专利制度的中国申请人可能并没有意识到第一次修改对于授权的来说是是多么的重要！

　　限于篇幅，本期仅介绍上述几点，我们下周见。

　　备注：

　　1.报告书全文：
　　http://www.jpo.go.jp/torikumi/ko ... on_amendment_ja.pdf
　　2.JPO 的通知： https://www.jpo.go.jp/seido/tokk ... zenpan/nichibei.htm
　　3.日刊工业新闻的报道：
　　https://www.nikkan.co.jp/article ... sReadConfirmed=true
　　4.http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_ ... vietnam_highway.htm
　　5.https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm
　　6.https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pph_mottainai.htm
　　7.http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/jyouhou_02.htm
　　8.http://www.yomiuri.co.jp/science/20160725-OYT1T50128.html
　　9.第 15 次专利制度小委员会会议：
　　http://www.jpo.go.jp/shiryou/tou ... okkyo_shiryou15.htm
　　10.2016年审判实务者研究会： http://www.jpo.go.jp/shiryou/tou ... posei_kentoukai.htm

　　文章内容仅代表作者本人观点，不代表思博立场




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