思博君原创 | 当心，这样申请专利是在做无用功！

来源：思博网     发布时间：2016-03-29     点击量：

　　今天一大早，朱老大就喊思博君去论坛看一个帖子，并让思博君针对这个帖子做一个解读，帖子是这样的：





　　咱们先过滤一下这个帖子的信息，假设外方专利申请为W，外方进入中国后对应的中国专利申请为WZ，中方专利申请为Z，探讨如下几个问题：

　　第一、中方专利能否顺利授权？

　　1、抵触申请

　　假设外方专利申请W进入中国是通过巴黎公约途径，则WZ的优先权日为W申请的申请日；如果通过PCT途径进入中国，则WZ的申请日即为其国际申请W的申请日。因此，在判断WZ的新创性时，参考日都应当是外方专利申请W的申请日。

　　由于中方专利Z在提出申请时，WZ尚未公开，因此，在W进入中国后，其对应的中国专利申请WZ为Z的申请在前，公布在后的专利申请。换言之，WZ符合Z的抵触申请的时间要件。

　　2、是否一定具有新颖性？

　　WZ由于不是现有技术，因此，仅能够用于评价新颖性。

　　《审查指南》第二部分第三章第3.2.2中，讲到一个原则，一般概念的公开，并不会影响采用具体概念限定的发明的新颖性。故，中方企业认为：由于WZ中公开的是“二价金属”的上位概念，其无法破坏由“钙钡镁锌”的具体下位概念所限定的Z的新颖性。故，Z会顺利授权。

　　但是，对此有不同意见。

　　如果WZ为现有技术而非时间抵触的申请，尽管Z在新颖性上可以过关，但它一定会遇到对创造性的质疑。实际上WZ由于是时间抵触的申请而无法质疑其创造性，但《审查指南》第二部分第三章第3.2.3中记载了判断新颖性的另一个审查基准：惯用手段的直接置换，其含义为，如果要求保护的方案与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则不具备新颖性。这个概念实质上已经超越了新颖性的范畴，它实质上考察的是本申请相对于时间抵触的申请的创造性高度的问题。只是由于法条限制，时间抵触的申请只能评价新颖性，所以将其从创造性的法条划归新颖性的法条而已。

　　那么，审查员在根据这个基准，评价Z的新颖性时，是否可以在WZ的基础上将“钙钡镁锌”作为二价金属惯用手段的直接置换？

　　若是这样，则Z是不具有新颖性的。

　　故，中方专利Z很可能由于抵触申请WZ的存在而不能顺利获得授权。

　　第二、中方将每一个二价金属申请一个专利，是否必要？

　　退一步讲，纵使中方专利申请Z（包括Z1、Z2、Z3、Z4……）最终能够授权，为什么不将这些方案放在一个专利中，它们是符合一个构思的发明创造，单一性应该没有问题。申请这么多专利，从费用角度上来讲是不经济的。

　　当然，中方企业若考虑许可方便、拿补贴、报高新等缘由，可能另做评判。

　　第三、关于合作开发，是否有协议约定专利申请权或专利权？

　　本案例中，中方企业派员工赴国外与外方合作开发技术，那么对于合作开发，是否有约定专利申请权的协议呢？若有，则可根据协议要求外方作为，否则诉诸法律。

　　若无，则可与外方协商，要求补充申请人，并协商中国专利申请的事宜。如果协商未果还可以走申请权争议的渠道。当然，这种情况下，中方可能会较为被动。本案中采用“你不仁，休怪我无义”的处理策略，可能并非上策，至于该策略是否成功，能否实现中方预想的“交叉许可”的愿景，根据对该案新颖性的分析，前途似乎不是非常乐观。默契地相安无事也不一定是因为专利相互限制造成的，也许是出于合作关系不便撕破脸，或者利益冲突并不强烈等现实原因。

　　通过这个案例，给我们的一个教训是，对于合作开发的技术，一定要在开发前，约定好专利申请权以及专利权的归属问题，争取实现“共同开发，共同申请，共同持有”的局面。

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