对马库什权利要求单一性规定的理解和答复思路

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　　摘要：本文探讨了化学领域中马库什权利要求单一性的答复思路。另外，本文从审查指南的规定出发，罗列出对马库什化合物权利要求单一性的一些理解，期望在实践中能够为申请人和代理人更好地答复有关的审查意见提供一些指导和帮助。

　　关键词：马库什权利要求、单一性、共同的性能或作用、公认的同一化合物类别

　　一、马库什权利要求的单一性

　　马库什权利要求是一种比较特殊的权利要求撰写方式，其采用列举出可选择要素或可选择项的方式来撰写权利要求，目的在于解决化学领域中多个取代基之间没有共同上位概念的问题。实践中，马库什权利要求通常出现在通式化合物和制药领域的专利权利要求的撰写中。因此，马库什权利要求是化学发明专利申请中单一性问题涉及到的一个特殊问题。

　　关于马库什权利要求的单一性，审查指南（2010版）在第二部分第十章第8.1节中规定了“如果一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素，则构成马库什权利要求。马库什权利要求同样应当符合专利法第三十一条第一款及专利法实施细则第三十四条关于单一性的规定。如果一项马库什权利要求中的可选择要素具有相类似的性质，则应当认为这些可选择要素在技术上相互关联，具有相同或相应的特定技术特征，该权利要求可被认为符合单一性的要求。这种可选择要素称为马库什要素”[1]。

　　审查指南在第二部分第十章第8.1.1节中规定了“当马库什要素是化合物时，如果满足下列标准，应当认为它们具有类似的性质，该马库什权利要求具有单一性：（1）所有可选择化合物具有共同的性能或作用；和（2）所有可选择化合物具有共同的结构，该共同结构能够构成它与现有技术的区别特征，并对通式化合物的共同性能或作用是必不可少的；或者在不能有共同结构的情况下，所有的可选择要素应属于该发明所属领域中公认的同一化合物类别”。

　　从审查指南的以上规定可以看出，对于马库什化合物权利要求来说，只有同时满足上面的（1）和（2）两条标准时，才能够认为它们彼此之间具有类似的性质，从而使马库什权利要求具有单一性。

　　针对上面提及的情况，下面笔者分别通过案例1和案例2来说明在马库什权利要求中涉及“共同的结构”和“公认的同一化合物类别”时单一性的答复思路，以期能够为申请人和代理人如何更好地答复相应的审查意见提供一些指导和帮助。

　　相关案情

　　权利要求1：一种具有式（I）的化合物，

　　或其立体化学异构体……，

　　其中

　　R1为C1-6 烷基；C3-6 环烷基；三氟甲基；经以下各基团取代的C1-3烷基：三氟甲基、2,2,2-三氟乙氧基、C3-7环烷基、苯基或经C1-3烷基、C1-3烷氧基、氰基、卤基、三氟甲基或三氟甲氧基取代的苯基；苯基；经1 或2 个选自由C1-3烷基、C1-3烷氧基、氰基、卤基、三氟甲基及三氟甲氧基组成的组中的取代基取代的苯基；或4-四氢吡喃基；

　　R2为氰基、卤基、三氟甲基、C1-3烷基或环丙基

　　R3为式（a）或（b）或（c）或（d）的基团：

　　在实质审查过程中，审查员认为本申请的权利要求1要求保护一种具有式（I）的化合物。然而，由于R1、R2、R3的定义均包括多种可变化的基团，因此，式（I）化合物的并列选择的技术方案之间的共同结构仅为。对比文件1（WO 2007039439A1）公开了具体化合物3-{5-[8-三氟甲基-6-（4-三氟甲基-苯基）-咪唑并[1, 2-a]吡啶-3-基]-[1,2,4]噁二唑-3-基}-苯磺酰胺，其具有结构，并且其可作为mGLuR2受体拮抗剂，由此可见结构不能构成本发明与现有技术的区别技术特征，即，本申请权利要求1的并列选择的技术方案之间不具备相同或相应的特定技术特征，因而不属于一个总的发明构思，因此本申请权利要求1的并列选择的技术方案之间不具备单一性。

　　另外，审查员认为根据对比文件1，本申请至少可以分成以下4组发明：

　　1）R3为式（a）的式（I）化合物

　　2）R3为式（b）的式（I）化合物

　　3）R3为式（c）的式（I）化合物

　　4）R3为式（d）的式（I）化合物

　　申请人应当根据对比文件1对式（I）化合物进行进一步的限定以克服缺乏单一性的缺陷。

　　针对这类审查意见，根据审查指南第二部分第十章第8.1.1节中的规定可知，如果申请人能够证明（1）本申请的所有可选择的化合物之间具有共同的性能或作用；和（2）所有可选择的化合物均具有共同的结构，且该共同结构能够构成它与现有技术的区别特征，并且对通式化合物的共同性能或作用是必不可少的；或者在所有可选择的化合物不具有共同结构的情况下，所有的可选择要素属于该发明所属领域中公认的同一化合物类别，则所有可选择化合物具有类似的性质，该马库什权利要求具有单一性。

　　在实践中，在所有的可选择化合物具有与现有技术区别的共同结构且具有共同的性能或作用的情况下，还需要说明与现有技术区别的该共同结构和所述共同性能或作用之间的关系，以说明所述共同结构确实对通式化合物的共同性能或作用是必不可少的，即，所有可选择的化合物均具有相类似的性质，从而可以认为所有可选择化合物在技术上相互关联，具有相同或相应的特定技术特征，具有单一性。

　　具体地，针对上面案例1的审查意见，申请人对本申请要求保护的化合物结构进行了分析，并且认为本申请权利要求1中的并列选择的技术方案之间具有相同或相应的特定技术特征，属于一个总的发明构思。

　　对于案例1，在对通式化合物的结构进行分析后，申请人应当重点强调，由式（1）中的R3的结构特征（a）到（d）限定的四组化合物之间由于以下原因而具有单一性：示例性的化合物具有共同的性能或活性，即，它们对mGluR2受体均呈现出正变构调节活性；并且，所有示例性的化合物均具有构成化合物结构的区别部分的共同结构单元，在本申请的情况下，该共同结构单元是连接在一起的单独部分的组合，并且该共同结构对通式化合物的共同性能或作用是必不可少的。

　　而且，根据本申请的示例性的化合物具有在7位和8位被取代的咪唑并[1, 2-a]吡啶-3-基核，

　　相反，对比文件1中的重要要素是在6位被苯基取代以及可选地在8位取代的（1,2,4-噁二唑-5-基）-咪唑并[1,2-a]吡啶-3-基核，这导致在mGluR2受体中具有拮抗活性的化合物：

　　因此，本申请要求保护的化合物具有显著不同于对比文件1中披露的化合物的取代模式，并且由这种取代模式形成的结构构成了本申请化合物的共同结构，且所述共同结构能够构成本申请与现有技术的区别特征，并且所述共同结构对本申请的通式化合物的共同作用或性能是必不可少的，从而使得本发明的化合物对mGluR2受体均呈现出正变构调节活性。由于作为本申请要求保护的化合物与对比文件1的化合物的区别特征的所述共同结构不能由对比文件1已知或者启示，且所述共同结构对本申请限定的通式化合物的共同性能或作用是必不可少的，因此本申请权利要求1的所有可选择化合物之间均具有类似的性质。

　　如上所述，本申请的示例性的化合物均具有共同的性能或活性，即，它们对mGluR2受体均呈现出正变构调节活性；并且所有示例性化合物均具有构成通式化合物结构与现有技术相区别的共同结构单元，在这种情况下，其是连接在一起的单独部分的组合：本申请的示例性化合物均具有在7位和8位取代的咪唑并[1, 2-a]吡啶-3-基核。然而，在对比文件1中，重要的结构单元是在6位被苯基取代和可选地在8位被取代的（1,2,4-噁二唑-5-基）-咪唑并[1,2-a]吡啶-3-基核，其会导致在mGluR2受体中具有拮抗活性的化合物。

　　本申请权利要求1的化合物满足审查指南中关于马库什权利要求单一性的规定：（1）示例性的化合物均具有共同的性能或活性，即，它们在mGluR2受体均呈现出正变构调节活性；（2）所有示例性的化合物具有在7位和8位被取代的咪唑并[1, 2-a]吡啶-3-基核，即具有共同的结构，本申请要求保护的化合物具有显著不同于对比文件1中披露的化合物的取代模式，所述共同结构能够构成本申请与现有技术的区别特征，并对通式化合物的共同性能或作用是必不可少的，本申请的示例性化合物在mGluR2受体中均呈现出正变构调节活性。因此，该马库什权利要求的所有可选择化合物之间具有单一性。

　　针对这类案件，在实践中，笔者认为，应该从本申请的实质或改进出发，首先陈述本申请所有可选择化合物均具有共同的性能或作用，然后对本申请的化合物结构进行具体分析，说明所有可选择的化合物均具有与审查员所指出的所谓的共同结构不同的实际的共同结构，并且所述实际的共同结构能够构成了本申请的化合物与现有技术的区别特征，且对本申请通式化合物的共同性能或作用是必不可少的。即，所有可选择化合物彼此之间均具有相类似的性质，从而证明本申请马库什权利要求的所有可选择化合物之间具有单一性。

　　相关案情

　　权利要求1：一种有色纺织品增色洗涤剂，包括以下组分：洗涤剂、增深剂、渗透剂、阳离子改性剂、纤维改性剂、溶纤剂……，其中，所述增深剂选自改性聚丁二烯树脂、环氧树脂、氨基树脂、聚酯树脂、丙烯酸树脂、和聚氨酯树脂。

　　在案例2中，可以认为作为马库什要素的“增深剂”具有共同的结构，即它们都是水性树脂，而且根据本领域的现有技术可以预期作为马库什要素的“增深剂”在有色纺织品增色洗涤剂中彼此之间可以相互替代并且能够获得相同的结果，因而在本申请的相关技术中可以认为作为马库什要素的“增深剂”所选择的物质属于同一类化合物，因此该权利要求所要求保护的发明具有单一性。

　　根据以上案例，笔者认为，在马库什化合物权利要求单一性的答复中，申请人和代理人应该从本申请的实质或改进出发，首先陈述本发明所有可选择化合物均具有共同的性能或作用，然后对本申请的化合物的结构进行具体分析，说明所有可选择的化合物均具有与审查员所指出的所谓的共同结构不同的实际的共同结构，并且该实际的共同结构能够构成本申请的化合物与现有技术的区别特征，且对通式化合物的共同性能或作用是必不可少的。即，所有可选择的化合物均具有相类似的性质。在实践中，申请人可以从通式化合物的共同结构与现有技术中化合物的结构在取代模式等方面的不同来证明本申请通式化合物的共同结构能够构成其与现有技术的区别特征，并对通式化合物的共同性能或作用是必不可少的，从而说明本申请的马库什化合物权利要求具有单一性。

　　实践中，在所有可选择化合物不具有共同结构的情况下，需要进一步判断所有可选择的要素是否属于同一化合物类别，即，需要说明从本申请所属技术领域的现有技术知识中是否可以预期到，马库什权利要求的所有可选择要素之间彼此都可以相互替代且替代后都能获得相同的结果，由此证明所有可选择要素属于本申请所属领域中公认的同一化合物类别，从而说明马库什化合物权利要求具有单一性。

　　本文仅是笔者在实践中的一些体会，仅起抛砖引玉的作用，如有不妥之处，希望读者多加指正。

　　参考文献

　　1.《专利审查指南》， 知识产权出版社， 2010

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